Merken

Veelgestelde vragen over merken.
Een bijdrage van Bas Kist.

Disclaimer

De uitgever van de website kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie op deze pagina.

1. Wat is een merk?
 2. Wat zijn ‘tekens die kunnen onderscheiden’?
 3. Kunnen lettercombinaties of cijfercombinaties een merk zijn?
 4. Kan een vorm van de waar (of verpakking) een merk zijn?
 5. Kan een logo als merk beschermd worden?
 6. Kan een specifieke schrijfwijze een merk zijn?
 7. Kan een slagzin als merk beschermd worden?
 8. Wat is het Slagzinnenregister?
 9. Kan een enkele kleur als merk beschermd worden?
10. Kan een geur of geluid als merk gedeponeerd worden?
11. Kan een geslachtsnaam als merk dienen?
12. Wat is een individueel merk?
13. Wat is een collectief merk?
14. Waarom is het verstandig een merk registreren?
15. Hoe ontstaan rechten op een merk?
16. Is het mogelijk een merk slechts in Nederland te beschermen?
17. Is het verplicht om een merk te deponeren?
18. Als een merk al jarenlang gebruikt wordt zonder dat het gedeponeerd is, bestaat er dan een recht ten opzichte van een inbreukmaker?
19. Wie kan een merk deponeren?
20. Kan een merk in de Benelux gedeponeerd worden, terwijl de
     houder (deposant) geen adres of onderneming in de Benelux
     heeft?
21. Wat is ‘classificatie’?
22. Vanaf welke welk moment is een merk beschermd?
23. Wat is een spoedregistratie?
24. Wat is oppositie?
25. Hoelang is een merk beschermd?
26. Moet een merk gebruikt worden om de rechten op een merk-
     registratie te handhaven?
27. Wat is ‘normaal gebruik’?
28. Moet een nieuw merkdepot worden verricht als een merk na
     verloop van tijd wijzigt (bv. modernisering van het lettertype)?
29. Kan een merkregistratie tussentijds gewijzigd worden?
30. Kan een merk worden overgedragen?
31. Wat is een licentie?
32. Wat betekent het teken ®?
33. Wat is de betekenis van ™?
34. Kunnen alle merken geregistreerd worden?
35. Wanneer mist een merk onderscheidend vermogen?
36. Wat is inburgering?
37. Wat is ‘verwording tot soortnaam?
38. Wanneer is een merk in strijd met de goede zeden of de
     openbare orde?
39. Wanneer is een merk misleidend?
40. Mag een merk dat geweigerd is door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wel gebruikt worden?
41. Welke tekens, naast de niet-onderscheidende tekens, kunnen geen merk zijn?
42. Wat zijn vormen die door de aard van de waar bepaald zijn?
43. Wat zijn vormen die de wezenlijke waarde van de waar
     beïnvloeden?
44. Wat zijn vormen die een uitkomst op het gebied van de
     nijverheid opleveren?
45. Wordt een merk ook geweigerd als het al door een ander is
     geregistreerd?
46. Welke rechten heeft een merkhouder?
47. Wanneer is er sprake van ‘soortgelijkheid’ van waren en/of
     diensten?
48. Wanneer is er sprake van ‘gevaar voor verwarring’?
49. Kan een merkhouder te allen tijde optreden tegen inbreuken?
50. Kan een merkhouder ook optreden als zijn merk voor andere
     soorten producten wordt gebruikt?
51. Kan het Benelux Merkenbureau een merk weigeren in te
     schrijven indien een identiek of overeenstemmend merk voor
     dezelfde producten reeds geregistreerd is?
52. Betekent het niet kunnen weigeren van een registratie dat een ouder geregistreerd overeenstemmend merk geen obstakel zal vormen voor een nieuw merk?
53. Moet een merk beschermd worden in elk exportland?
54. Hoe kan een merk in het buitenland beschermd worden?
55. Wat is een Internationale Merkregistratie?
56. Wat is een Gemeenschapsmerk?
57. Wat betekent het uniforme karakter van een Gemeenschaps-
     registratie?
58. Kan een Gemeenschapsmerkregistratie voor een deel van de
     Europese Unie worden
59. Geeft het Gemeenschapsmerk een beter recht dan afzonderlijke nationale registraties?
60. Wat kan als Gemeenschapsmerk beschermd worden?
61. Wat is oppositie?
62. Op welk moment kan oppositie ingediend worden?
63. Op basis van welke oudere rechten kan een oppositie tegen
     een Europese aanvraag gevoerd worden?
64. Wat is het recht van voorrang?

1. Wat is een merk?
Volgens de Benelux Merkenwet worden als merken beschouwd “alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of verpakking, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

2. Wat zijn ‘tekens die kunnen onderscheiden’?
Elk teken dat onderscheidend vermogen bezit kan in principe als merk beschermd worden. Als de consument aan een bepaald teken een product of dienst kan herkennen, als de consument door dat teken een bepaald product of een dienst kan onderscheiden van andere producten of diensten, dan bezit zo'n teken onderscheidend vermogen en kan het in principe als merk beschermd worden.

3. Kunnen lettercombinaties of cijfercombinaties een merk zijn?
Als een letter- of cijfercombinatie dient ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming, dan is het een merk. Voorbeelden hiervan zijn 501 voor spijkerbroeken, FBTO voor verzekeringen of XS4ALL voor Internetdiensten.

4. Kan een vorm van de waar (of verpakking) een merk zijn?
Ja, vormen die de waren (of diensten) van een bepaalde onderneming van andere ondernemingen onderscheiden, kunnen in principe merken zijn. Vormen kunnen als merk gedeponeerd worden door een afbeelding van het merk in te dienen en daarbij te vermelden dat een 3D vormmerk is. Een voorbeeld van een vormmerk is de Wokkel. Hier is de vorm van de waar zelf een merk. Voorbeelden van verpakkingen die als merk fungeren zijn de beugelfles van Grolsch en de fles WC eend.

5. Kan een logo als merk beschermd worden?
Ja, een logo kan als merk worden beschermd, omdat een logo eveneens dient om de waren en diensten uit een bepaalde onderneming te onderscheiden. Het logo kan in combinatie met de naam worden gedeponeerd, maar het kan ook los worden vastgelegd. Vaak heeft het logo, ook zonder de merknaam, een merkfunctie. De schelp van Shell is zo’n merk.

6. Kan een specifieke schrijfwijze een merk zijn?
Ja, zelfs een specifieke schrijfwijze kan als merk dienen en als zodanig beschermd worden. Denk bijvoorbeeld aan de schrijfwijze van het merk Coca Cola.

7. Kan een slagzin als merk beschermd worden?
Indien een slagzin de waren of diensten afkomstig van een bepaalde onderneming kan onderscheiden, is het een merk en kan het als zodanig beschermd worden. Hiervoor moet de zin in het Benelux Merkenregister ingeschreven worden. Net als bij ‘andere’ merken is het van belang dat de zin onderscheidend vermogen bezit, 'De lekkerste friet haal je bij ons’ is als eenvoudige aanprijzing niet onderscheidend en kan dan ook niet geregistreerd worden. Dat ligt anders bij een zin als 'Mona, de zuivelste verwenners'. Dit is wel een onderscheidende zin die als merk beschermd kan worden.

8. Wat is het Slagzinnenregister?
In Nederland kan een slagzin ook worden ingeschreven in het Slagzinnenregister van het Genootschap voor Reclame. Deze inschrijving geeft, in tegenstelling tot een merkregistratie, geen juridisch afdwingbaar recht. Registratie kan wel preventief werken omdat veel bedrijven, voorafgaand aan de introductie van een nieuwe zin ook vaak even dit register raadplegen. Juridische bescherming krijgt een slagzin alleen door registratie in het Benelux Merkenregister (eventuele auteursrechtelijke bescherming buiten beschouwing gelaten).

9. Kan een enkele kleur als merk beschermd worden?
Ja, ook kleuren kunnen merken zijn. Het PTT groen en het Zwitsal geel zijn hiervan voorbeelden. Door een merkregistratie kan de houder een kleur monopoliseren. Opdat voor derden duidelijk is welke kleur geclaimd wordt voor bepaalde waren en/of diensten, moet bij het depot de kleur worden aangegeven met een internationaal erkende kleurcode (PMS of Pantone). Het is overigens bijna altijd nodig dat de kleur ingeburgerd. Dat wil zeggen dat de kleur gedurende een lange periode consequent gebruikt is voor bepaalde producten of diensten, zodat het relevante publiek in die specifieke kleur een merk ziet.

10. Kan een geur of geluid als merk gedeponeerd worden?
Indien een geur of geluid in staat is producten of diensten van elkaar te onderscheiden, dan functioneert dit in principe als merk. Maar een registratie ervan is niet eenvoudig. Het probleem zit hem in het feit dat de wet eist dat een merk grafisch moet kunnen worden weergegeven. Bij niet-grafische tekens als klanken en geuren treden er dan complicaties op. Want hoe geef je nu bijvoorbeeld een geur grafisch weer? Voor wat betreft het geurmerk heeft de hoogste Europese rechter bepaald, dat een geur niet grafisch kan worden weergegeven door een scheikundige formule, een beschrijving met woorden of een depot van een geurmonster in combinatie met een scheikundige formule en/of omschrijving van de geur. Daarmee lijkt de registratie van geuren uitgesloten.

In november 2003 bepaalde het Europese Hof dat (muzikale) klanken door middel van een notenbalk wel als merk beschermd kunnen worden. Daarentegen blijft het moeilijk om geluiden die niet via een notenbalk zijn weer te geven als merk te registreren. Het Hof vond bijvoorbeeld de omschrijving ‘Het gekraai van een haan’ niet duidelijk genoeg om een dergelijk geluid als merk te beschermen.

11. Kan een geslachtsnaam als merk dienen?
Ja, denk bijvoorbeeld aan HEINEKEN. De merkhouder van zo’n merk zal echter wel moeten accepteren dat een ander die toevallig dezelfde naam draagt, zichzelf gewoon moet kunnen blijven identificeren. Wie ook Heineken heet mag dus gewoon de telefoon blijven opnemen met “Met Heineken’. Echter, zou hij een slijterij willen beginnen onder de merk- of handelsnaam Heineken dan heeft hij een probleem.

12. Wat is een individueel merk?
Dit is een merk dat de herkomst van een product of dienst aangeeft, bijvoorbeeld Coca Cola of McDonalds.

13. Wat is een collectief merk?
Dit merk geeft aan dat de producten en/of diensten van verschillende ondernemingen bepaalde gemeenschappelijke kenmerken hebben. De gebruikers van deze merken moeten aan bepaalde (kwaliteits)eisen voldoen. WOLMERK of KEMAKEUR zijn collectieve merken. Bij het depot van een collectief merk moet een reglement op het gebruik en toezicht worden ingediend. De merkhouder mag het merk zelf niet gebruiken, aangezien hij toezicht moet houden op het gebruik van het merk door anderen.

14. Waarom is het verstandig een merk te registreren?
a. Het recht op een merk ontstaat niet door het eerste gebruik. De gebruiker van een merk dat niet is geregistreerd, geniet geen bescherming. Met andere woorden: zonder registratie, geen recht.
b. Het uitsluitend gebruiksrecht van het merk wordt verkregen door het eerste depot verricht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.
c. Zonder depot kan men zelfs niet optreden tegen een derde die een identiek of soortgelijk teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten.

15. Hoe ontstaan rechten op een merk?
Het recht op een merk ontstaat door registratie in het merkenregister. Het enkele gebruik van een merk levert, althans hier in de Benelux, geen recht op. Tot 1 januari 2004 werd het recht verkregen meteen op het moment van deponeren. De nieuwe wet van 1 januari 2004 bepaalt echter dat het merk eerst de procedure dient te doorlopen en dat het recht pas bij daadwerkelijke registratie ontstaat.

16. Is het mogelijk een merk slechts in Nederland te beschermen?
Bescherming in één Beneluxland is niet mogelijk, de drie landen vormen een 'eenheid'. Een merkinschrijving geldt dus voor het gehele Beneluxgebied.

17. Is het verplicht om een merk te deponeren?
Nee, maar volgens de Benelux Merkenwet geeft het enkel gebruik van een merk geen aanspraak op bescherming. Volgens de Benelux Merkenwet wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door registratie. Zonder depot, gevolgd door de inschrijving van het merk, wordt geen merkrecht verkregen en kan in beginsel niet worden opgetreden tegen inbreukmakers. Als hoofdregel geldt: 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

18. Als een merk al jarenlang gebruikt wordt zonder dat het gedeponeerd is, bestaat er dan een recht ten opzichte van een inbreukmaker?
Nee, in principe niet. Gebruik van een merk geeft geen recht. Eventueel zou op basis van een andere wetgeving (bv. de Handelsnaamwet) wel aanspraak op bescherming gemaakt kunnen worden. Maar voor handelsnaambescherming is wel noodzakelijk dat de naam ook daadwerkelijk als handelsnaam wordt gebruikt.

19. Wie kan een merk deponeren?
Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan een merk deponeren, bijvoorbeeld een particulier, een Stichting, BV of NV. Een registratie kan ook op naam van meerdere (rechts)personen worden gesteld. De deposanten zijn dan gezamenlijk eigenaar.

20. Kan een merk in de Benelux gedeponeerd worden, terwijl de houder (deposant) geen adres of onderneming in de Benelux heeft?
Ja, het depot moet dan worden verricht door een tussenpersoon (bijvoorbeeld merkengemachtigde) die een correspondentie-adres binnen het Benelux-gebied heeft. Uiteraard blijft de opdrachtgever (deposant) de juridische eigenaar van het merk. Indien de buitenlandse merkhouder zelf een correspondentieadres in de Benelux heeft kan hij zijn merk rechtstreeks bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom deponeren. Op deze manier kan ook elk Nederlands bedrijf zijn merk overal ter wereld laten registreren.

21. Wat is ‘classificatie’?
Bij het deponeren van een merk moet aangegeven worden aan welke waren en / of diensten het merk gekoppeld wordt. De waren en diensten worden om administratieve redenen gerangschikt in 45 verschillende waren- en dienstenklassen. De inhoud van de verschillende klassen is internationaal (vrijwel) overal hetzelfde. De klassen verschillen onderling naar de aard van de waren en diensten. Een merk voor spijkerbroeken wordt bijvoorbeeld gedeponeerd in klasse 25 (kleding, hoofddeksels en schoeisel). Een merk voor een uitzendbureau wordt gedeponeerd in klasse 35 (detacheringdiensten) en wellicht ook voor klasse 41 (het verzorgen van opleidingen en cursussen).

22.Vanaf welke welk moment is een merk beschermd?
Volgens de Benelux merkenwet gaat de bescherming in vanaf het tijdstip van registratie, dus nadat de gehele procedure is doorlopen.

23. Wat is een spoedregistratie?
Omdat een merk pas beschermd is bij registratie, nadat de gehele procedure is doorlopen, bestaat de mogelijkheid van een spoedregistratie. Hierbij wordt het merk meteen bij aanvraag geregistreerd en kan de houder ervan zijn rechten tegen derden inroepen. De gehele administratieve procedure vindt dan na de registratie plaats. De kans bestaat dat het merk om een of andere reden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom wordt geweigerd. Op dat moment wordt de registratie dan alsnog doorgehaald. 

24. Wat is oppositie?
De oppositieprocedure geeft houders van eerdere merkdepots en -registraties de mogelijkheid bezwaar te maken tegen registratie van een later merkdepot, als er verwarring kan ontstaan. De oppositieprocedure is een ambtelijke procedure die gevoerd wordt bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De procedure is in 2004 geïntroduceerd om conflicten tussen merken vroegtijdig op een snelle en goedkope manier op te lossen.

25. Hoelang is een merk beschermd?
Een Benelux merkregistratie is tien jaar geldig en kan worden verlengd voor steeds een termijn van tien jaar.

26. Moet een merk gebruikt worden om de rechten op een merkregistratie te handhaven?
Ja, binnen vijf jaar na de depotdatum moet het merk op een normale wijze in het economische verkeer zijn gebruikt. Een eenmaal aangevangen gebruik mag bovendien niet onderbroken worden voor een periode die langer duurt dan vijf jaar, tenzij daar een goede reden voor is. Wordt niet aan deze gebruiksplicht voldaan, dan kan de merkregistratie vervallen worden verklaard.

27. Wat is ‘normaal gebruik’?
Bij ‘normaal gebruik’ van een merk gaat er om wat gebruikelijk is in een bepaalde branche. Zo zal het voor een handelaar in zwembaden voldoende zijn als hij tien baden in een jaar verkoopt onder de merknaam. Zijn rechten blijven daarmee in stand. Dat ligt natuurlijk anders voor een sigarettenfabrikant. Die moet een flink aantal pakjes wegzetten om zijn merk ‘normaal’ te gebruiken.

28. Moet een nieuw merkdepot worden verricht als een merk na verloop van tijd wijzigt (bv. modernisering van het lettertype)?
Ja, in principe wel. Het merk moet gebruikt worden zoals het in het Benelux merkenregister is ingeschreven. Anders bestaat het gevaar dat merk na verloop van tijd vervalt. Een nieuw depot is dus vereist indien een onderscheidend onderdeel van het merk wijzigt. Wanneer een merk slechts op ondergeschikte punten wordt gewijzigd, hoeft geen nieuw depot te worden verricht. Bij een kleine aanpassing van het lettertype in een logo, hoeft in het algemeen geen nieuw depot verricht te worden.

29. Kan een merkregistratie tussentijds gewijzigd worden?
Nee, het is niet mogelijk een depot of registratie tussentijds te wijzigen of aan te passen. Als het gebruik van een merk na verloop van tijd afwijkt van de wijze waarop het is geregistreerd, moet in principe een nieuwe registratie aangevraagd worden om het "nieuwe" merk afdoende te beschermen. Ook is het niet mogelijk aan de omschrijving van waren en diensten iets toe te voegen. Wel is het mogelijk deze omschrijving te beperken door bepaalde waren of diensten te schrappen.

30. Kan een merk worden overgedragen?
Ja, deze overdracht dient schriftelijk plaats te vinden. Het merkrecht is overdraagbaar, los van de onderneming waarvoor het merk wordt gebruikt. Gedeeltelijke overdracht van een merkregistratie kan ook (voor een deel van de waren en diensten). De merkinschrijving DOVE voor ijs en chocolade kan bijvoorbeeld alleen voor de chocolade worden overgedragen aan een ander. De oorspronkelijke houder heeft dan alleen een registratie voor ijs. De overdracht moet wel op het gehele Benelux-gebied betrekking hebben.

31. Wat is een licentie?
De merkhouder kan besluiten een derde toestemming te geven zijn merk te gebruiken. Hij geeft dan een licentie. Deze licentie kan exclusief zijn, waardoor slechts die derde het merk mag gebruiken. Anders dan bij een overdracht blijven de rechten op het merk dan wel bij de merkhouder. Een licentie kan overigens, in tegenstelling tot een overdracht, wél betrekking hebben op een gedeelte van het Benelux-gebied.

32. Wat betekent het teken ®?
Het symbool ® staat voor "registered trademark". Dit teken kan gebruikt worden als een waarschuwing naar derden, om aan te geven dat het merk is geregistreerd. Juridisch gezien heeft ® geen betekenis in de Benelux. In de Verenigde Staten van Amerika heeft het teken echter wel juridische waarde, en mag het niet zomaar gebruikt worden.

33. Wat is de betekenis van ™?
Omdat ® niet zomaar mag worden gebruikt in de Verenigde Staten van Amerika wordt daarom het teken ™ (Trade Mark) gebruikt bij merken die gedeponeerd zijn, maar nog niet in het merkenregister zijn ingeschreven. Pas als het merk daadwerkelijk is ingeschreven gebruikt men het symbool ®. Het teken ™ wordt ook in Europa veel gebruikt, vooral ook in situaties waarin het merk zijn registratieprocedure nog niet heeft afgerond. Het ™ symbool heeft geen juridische betekenis.

34. Kunnen alle merken geregistreerd worden?
Nee, een registratie van een merk kan geweigerd worden door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Sinds 1 januari 1996 heeft het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de bevoegdheid een merk te weigeren. De belangrijkste weigeringscriteria zijn:
a. Het gedeponeerde teken mist ieder onderscheidend vermogen.
b. Het gedeponeerde teken is in strijd met de goede zeden of de openbare orde.
c. Het gedeponeerde teken is misleidend.
d. Het gedeponeerde teken bestaat uit vlaggen, wapens en andere staatsemblemen die niet als merk kunnen worden geregistreerd. De Benelux merkenwet bepaalt dat geen merkrecht kan worden verkregen zonder toestemming van de betreffende staat of organisatie. Echter, een merk, waarin een vlag een onderdeel van het gehele merk vormt, zal niet worden geweigerd. Bijvoorbeeld, het merk MIRACOLI (met verschillende beeldelementen, waaronder de Italiaanse vlag) wordt niet geweigerd.

35. Wanneer mist een merk onderscheidend vermogen?
Onderscheidend vermogen ontbreekt bijvoorbeeld als een merk beschrijvend is in relatie tot een bepaald product of een bepaalde dienst. Zo kan bijvoorbeeld SuperFiets niet als merk worden geregistreerd voor fietsen. Hetzelfde geldt voor 'Taalkalender’ voor een scheurkalender met elke dag iets over de taal. Eind 2003 bepaalde een rechter dat een dergelijk beschrijvend woord onvoldoende onderscheidend is en niet als merk beschermd kan worden.

36. Wat is inburgering?
Een niet-onderscheidend teken kan na langdurig en intensief gebruik inburgeren en alsnog een onderscheidend merk worden. Voorbeelden van ingeburgerde merken zijn Volkswagen, Volkskrant en Algemeen Dagblad.

37. Wat is ‘verwording tot soortnaam?
Wanneer een merk door toedoen of nalaten van de merkhouder de gebruikelijke naam voor een product of dienst is geworden is het merk verworden tot soortnaam. De houder kan dan geen rechten meer op het merk doen gelden. Voorbeelden van merknamen die zijn verworden tot soortnaam zijn Linoleum, TL (buis), Waxine en Frisbee.

38. Wanneer is een merk in strijd met de goede zeden of de openbare orde?
Merken die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde zullen door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom worden geweigerd. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan merken die het koningshuis beledigen. Om die reden werd ooit het merk 'Trix is niks' geweigerd. Bij onzedelijke merken kunt u denken aan een schunnig plaatje. Echter, de praktijk laat zien dat het Benelux Merkenbureau een merk om deze reden niet snel weigert.

39. Wanneer is een merk misleidend?
Een merk is misleidend wanneer er tegenstrijdigheid bestaat tussen enerzijds de elementen in het merk en anderzijds de bij het depot opgegeven waren en diensten, waardoor het gebruik van het merk misleiding van het publiek tot gevolg kan hebben. Zo kan een afbeelding van een koe voor plantaardige margarine een misleidend merk zijn omdat het publiek zou kunnen menen dat het om roomboter gaat.

40. Mag een merk dat geweigerd is door het Benelux Merkenbureau wel gebruikt worden?
In beginsel kan een geweigerd merk gewoon gebruikt worden. Echter, het merk geniet dan geen bescherming onder de Benelux Merkenwet. De houder kan derden niet verbieden een overeenstemmend of identiek merk te gebruiken. Zo werd het woordmerk Biomild van Campina Melkunie ooit geweigerd door het Benelux Merkenbureau, omdat het geen onderscheidend vermogen zou bezitten. Het merk is, ook na de weigering, in de praktijk echter gewoon gebruikt.

41. Welke tekens, naast de niet-onderscheidende tekens, kunnen geen merk zijn?
Bepaalde vormen kunnen niet als merk beschermd worden. Vormen die door de aard van de waar bepaald zijn (1), vormen die de wezenlijke waarde beïnvloeden (2) of vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren (3), kunnen niet via het merkenrecht worden gemonopoliseerd.

42. Wat zijn vormen die door de aard van de waar bepaald zijn?
Vormen die noodzakelijk zijn voor een bepaald product en waar men niet om heen kan, kunnen geen merk zijn. Een voorbeeld hiervan is de vorm van een eierdoos of van een bal. Deze vormen kunnen niet als merk geregistreerd worden voor eierdozen resp. ballen.

43. Wat zijn vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden?
Als een product aangeschaft wordt voornamelijk vanwege zijn aantrekkelijke vorm, komt deze vorm niet voor merkbescherming in aanmerking. Een voorbeeld van een vorm die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, zou een de vorm van een design-vaas of een design-lamp kunnen zijn. Deze producten worden voornamelijk gekocht vanwege hun aantrekkelijke vorm. Deze vorm kan volgens de wet niet als merk geregistreerd worden.

44. Wat zijn vormen die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren?
Zodra het gebruik van de vorm voor de ondernemer een werkelijk (technisch) voordeel bij de vervaardiging of de verpakking van het product oplevert, kan er sprake van een uitkomst op het gebied van de nijverheid. Ooit bepaalde de rechter dat de achthoekige vorm van een kaasdoos niet als merk beschermd kon worden omdat de vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleverde: ten opzichte van ronde en vierkante dozen was de achthoekige doos sterker en was er minder karton nodig.

45. Wordt een merk ook geweigerd als het al door een ander is geregistreerd?
Nee. Het Benelux Merkenbureau heeft niet de bevoegdheid merken te weigeren omdat zij identiek zijn aan een reeds bestaand merk. Dergelijke conflicten zullen tussen de partijen zelf uitgevochten moeten worden. Dat kan via een oppositieprocedure (ambtelijke procedure bij het Benelux Merkenbureau) of via een gerechtelijke procedure.

46. Welke rechten heeft een merkhouder?
Via het merkenrecht kan de merkhouder anderen verbieden zijn merk of een overeenstemmend merk te gebruiken en te registreren. In principe kan de merkhouder verbieden dat een ander zijn merk, of iets wat daar op lijkt, gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren en diensten. De merken moeten zodanig op elkaar lijken dat het gevaar bestaat dat het publiek de merken zal verwarren. Voor een geslaagde actie moet er dus sprake zijn van ‘soortgelijkheid’ van de producten (1) en bovendien moet er ‘gevaar voor verwarring’ (2) zijn.

47. Wanneer is er sprake van ‘soortgelijkheid’ van waren en/of diensten?
Voor de vaststelling of er sprake is van soortgelijkheid tussen waren en diensten, is het beslissend in hoeverre het publiek de waren of diensten als naar hun aard - commercieel, technisch of anderszins - verwant met elkaar beschouwt. Voorbeelden van soortgelijke waren zijn bier en wijn, diensten van een bank en hypotheekadvies en desinfecterende middelen en reinigingsmiddelen.

48. Wanneer is er sprake van ‘gevaar voor verwarring’?
Als twee merken veel op elkaar lijken kan er verwarringsgevaar ontstaan. Dit kan direct verwarringsgevaar zijn, wat wil zeggen dat de consument bij het zien van het ene merk meent dat het het andere is. Maar het kan ook indirect verwarringsgevaar zijn. Dit laatste treedt op als de consument wel ziet dat er verschillen zijn, maar desondanks meent dat de merken bijvoorbeeld van dezelfde fabrikant afkomstig zijn.

49. Kan een merkhouder te allen tijde optreden tegen inbreuken?
Een merkhouder verliest zijn recht wanneer hij een inbreukmakend merk gedurende een periode van vijf jaar tolereert (bewust gedoogt).

50. Kan een merkhouder ook optreden als zijn merk voor andere soorten producten wordt gebruikt?
Een merkrecht geeft primair bescherming voor de categorie waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. In principe geeft het de merkhouder niet het recht op te treden tegen iemand die zijn merk voor totaal andersoortige producten gebruikt. Een merk voor bronwater kan in principe niets ondernemen tegen iemand die datzelfde merk voor schoonmaakdiensten gebruikt. Er is echter wel een belangrijke uitzondering op de regel. De merkhouder kan ook optreden tegen het gebruik van zijn merk voor totaal andere waren en diensten als hij kan aantonen dat (1) zijn merk bekend is en (2) zijn merk een bepaalde vorm van schade ondervindt van het gebruik van de ander. Zo hoefde Tonnema, fabrikant van de bekende King-pepermunt, niet te tolereren dat een Thaise onderneming Chinteik condooms op de markt bracht onder het merk King. Het merk King was volgens de rechter bekend en kon schade lijden door een gelijknamige condoom.

51. Kan het Benelux Merkenbureau een merk weigeren in te schrijven indien een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde producten reeds geregistreerd is?
Nee, het Benelux Merkenbureau heeft niet de bevoegdheid een merk te weigeren als er al een identiek of overeenstemmend merk is geregistreerd. Wel ontvangt de deposant van een merk enige maanden na zijn merkdepot een onderzoeksrapport waarin oudere gelijkende merkinschrijvingen zijn opgenomen. Dit onderzoek is echter alleen bedoeld om de deposant te informeren over mogelijke risico’s. Het kan nooit aanleiding zijn een registratie te weigeren.

52. Betekent het niet kunnen weigeren van een registratie dat een ouder geregistreerd overeenstemmend merk geen obstakel zal vormen voor een nieuw merk?
Nee, de houder van een ouder geregistreerd merk kan wel een rechtsvordering tegen een jonger overeenstemmend merk instellen. De rechter zal de nietigheid van het jongere merk moeten uitspreken, wanneer het gevaar bestaat dat het publiek beide merken met elkaar zal verwarren. Sinds 1 januari 2004 kan de houder van de oudere registratie een nieuwe registratie ook tegenhouden via een oppositieprocedure. Dit is een ambtelijke procedure die buiten de rechter om gaat. Om problemen te voorkomen is het verstandig voorafgaand aan het gebruik en het depot van een nieuw merk te laten onderzoeken of er risico’s bestaan.

53. Moet een merk beschermd worden in elk exportland?
Ja, het verdient aanbeveling een merk te registreren in de landen waar het gebruikt wordt. Zonder bescherming is het merk in de exportlanden min of meer vogelvrij.

54. Hoe kan een merk in het buitenland beschermd worden?
Merkbescherming is nationaal geregeld (de Benelux is een uitzondering, omdat de drie Beneluxlanden één merkenwet hebben). In ieder land waar bescherming gewenst is, zal een merkdepot moeten worden verricht. Er bestaan echter internationale overeenkomsten, op basis waarvan door middel van één aanvraag in meerdere landen tegelijk een merkrecht kan worden verkregen. Voorbeelden hiervan zijn de Internationale Registratie via de Overeenkomst van Madrid en de Europese Merkregistratie (Gemeenschapsmerk). Vaak is een registratie via deze systemen eenvoudiger en voordeliger dan het verrichten van afzonderlijke nationale registraties.

55. Wat is een Internationale Merkregistratie?
Eén van de manieren om merkbescherming in het buitenland aan te vragen is door het verrichten van een Internationale Merkregistratie in de landen van de Unie van Madrid. Bij de Unie van Madrid is een groot aantal landen aangesloten (ruim 80).
a. Op basis van een merkregistratie in het 'thuisland', dat wil zeggen registratie in de Benelux, kan een merk in het buitenland beschermd worden via een Internationale Merkregistratie.
b. Er wordt één verzoek ingediend bij het Internationale Merkenbureau in Genève, waarbij de deposant aangeeft in welke van de aangesloten landen hij bescherming wenst. Vervolgens worden de aanvragen doorgezonden naar de verschillende landen. In elk afzonderlijk land wordt volgens de aldaar geldende wetgeving onderzocht of het merk in aanmerking komt voor registratie.
c. Door middel van een Internationale Registratie ontstaat in feite een bundel nationale rechten. De Internationale Registratie geldt voor tien jaar en kan telkens vernieuwd worden met perioden van tien jaar.

56. Wat is een Gemeenschapsmerk?
Sinds 1 januari 1996 heeft een merkhouder de mogelijkheid een 'Gemeenschapsmerk' aan te vragen. Door het verrichten van een Gemeenschapsmerkregistratie (EU merkregistratie) krijgt een merk bescherming in de 15 lidstaten van de Europese Unie. De registratie geldt als één recht voor alle EU-landen en bestaat niet, zoals de Internationale Registratie, uit een bundel van nationale rechten. De regeling voor het Gemeenschapsmerk is te vinden in de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993. Deze Verordening treedt niet in de plaats van de nationale wetgevingen van de vijftien lidstaten van de EU. De nationale merkenwetten blijven naast het EU-recht bestaan en de nationale merkenregisters blijven ook bestaan naast het Gemeenschapsmerkenregister. De geldigheidsduur van een Gemeenschapsmerk is tien jaar en kan steeds met een periode van tien jaar worden verlengd.

Per 1 mei 2004 werdt de EU uitgebreid met de volgende landen: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Cyprus en Malta. Na toetreding van deze landen biedt een Gemeenschapsmerk ook in die landen bescherming.

57. Wat betekent het uniforme karakter van een Gemeenschapsregistratie?
Een Gemeenschapsmerk heeft geldigheid in de gehele Europese Unie, in alle 15 (en strak 25) lidstaten van de Unie. Het is niet mogelijk de bescherming tot een bepaalde regio in de Europese Unie te beperken.

58. Kan een Gemeenschapsmerkregistratie voor een deel van de Europese Unie worden overgedragen?
Nee, een Gemeenschapsmerk kan alleen in zijn geheel worden overgedragen. Het is echter wel mogelijk een licentie te verlenen voor een bepaalde regio.

59. Geeft het Gemeenschapsmerk een beter recht dan afzonderlijke nationale registraties?
Nee, het Gemeenschapsmerk treedt ook niet in plaats van nationale registraties. Een ieder is vrij een nationaal merk dan wel een Gemeenschapsmerk te aan te vragen

60. Wat kan als Gemeenschapsmerk beschermd worden?
Alle tekens, die grafisch weergegeven kunnen worden, zoals woorden, of lettercombinaties, persoonsnamen, afbeeldingen, logo's, cijfercombinaties, vormen van goederen of hun verpakkingen, kleuren en zelfs klanken kunnen als Gemeenschapsmerk geregistreerd worden.

61. Wat is oppositie?
Tegen de registratie van een nieuw overeenstemmend Europees merk kan bezwaar gemaakt worden door het instellen van oppositie. Een ieder, die meent dat hij een beter recht heeft, ook al is dit maar geldig in één lidstaat, kan dit doen. De oppositie moet ingediend worden bij het Europese Merkenbureau in Alicante, Spanje.

62. Op welk moment kan oppositie ingediend worden?
Tegen de registratie van een Gemeenschapsmerk kan oppositie ingediend worden gedurende drie maanden nadat het merk is gepubliceerd in het officiële merkenblad. Beide partijen in een oppositieprocedure krijgen de gelegenheid argumenten en bewijsmateriaal in te dienen en uiteindelijk beslist het Europese Merkenbureau of het nieuwe merk wel of niet geregistreerd kan worden in de Europese Unie.

63. Op basis van welke oudere rechten kan een oppositie tegen een Europese aanvraag gevoerd worden?
a. Wie rechten bezit op één van de onderstaande merken of tekens kan in principe een oppositie indienen tegen een nieuwe aanvraag voor de registratie van een Gemeenschapsmerk.
b. Een oudere Gemeenschapsmerkregistratie of een Gemeenschapsmerk depot;
c. Een oudere nationale merkregistratie of depot met geldigheid in een of meerdere lidstaten van de Europese Unie;
d. Een internationale registratie met geldigheid in een of meerdere lidstaten van de Europese Unie;
e. Een niet geregistreerd teken dat in het handelsverkeer gebruikt wordt met meer dan lokale betekenis (bijvoorbeeld een handelsnaam);
f. Een merk dat bekend is in een of meerdere lidstaten van de Europese Unie.

64. Wat is het 'recht van voorrang'?
Indien een merk binnen zes maanden na de datum van het eerste depot in een ander land wordt gedeponeerd, kan men een "recht van voorrang" (of prioriteit) inroepen. Dat wil zeggen dat de depotdatum in het nieuwe land hetzelfde wordt als de depotdatum van het depot of de registratie in het ‘oudere’ land. Prioriteit kan in vrijwel alle landen van de wereld worden ingeroepen